排除侵害專利權111年度民專上字第32號

智慧財產及商業法院民事判決
111年度民專上字第32號
上訴人即
附帶被上訴人 鉑林科技有限公司
法定代理人兼
附帶被上訴人 鄭用文
共 同
訴訟代理人 謝宗穎律師
彭德仁律師 (送達代收人:謝宗穎律師)
被上訴人即
附帶上訴人 三星鑽石工業股份有限公司(三星ダイヤモン
ド工業株式会社)
法定代理人 若林 真幸
訴訟代理人 朱百強律師
複 代理 人 吳詩儀律師
訴訟代理人 陳佳菁律師
楊瑞吉
李儀珊
上列當事人間請求排除侵害專利權事件,上訴人對於中華民國11
1年5月26日本院109年度民專訴字第104號第一審判決提起上訴,
被上訴人為附帶上訴,本院前於112年9月21日為中間判決,並於
113年5月30日言詞辯論終結,判決如下:
主 文
一、原判決關於㈠駁回三星鑽石工業股份有限公司(下稱三星鑽
石公司)後開第二項之訴部分及該部分假執行之宣告,㈡原
判決主文第一項關於中華民國第I499568號發明專利「刀輪
保持具」(下稱系爭專利1)、第I466838號發明專利「刀輪
及使用其之脆性材料基板之劃線方法及分割方法」(下稱系
爭專利2)之防止侵害部分,暨訴訟費用之裁判,均廢棄。
二、上開一㈠廢棄部分,鉑林科技有限公司(下稱鉑林公司)及
鄭用文應連帶給付三星鑽石公司新臺幣26,040元及自民國10
9年9月10日起至清償日止,按年息5%計算之利息。
三、上開一㈡廢棄部分,三星鑽石公司在第一審之訴及假執行之
聲請均駁回。  
四、原判決主文第一項應修正為:鉑林公司不得直接或間接、自
行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口型號
DHL-05AR-20105400015V之「一體成型刀輪」或「一體式切
割輪刀」產品(下稱系爭型號產品)及其他侵害中華民國第
D142361號設計專利「脆性材料切刀用替換刃」(下稱系爭
專利4)之產品。  
五、鉑林公司之其餘上訴及三星鑽石公司之其餘附帶上訴均駁回

六、第一審訴訟費用由鉑林公司及鄭用文連帶負擔百分之一,由
鉑林公司負擔四分之一,餘由三星鑽石公司負擔。第二審鉑
林公司上訴訴訟費用,由鉑林公司負擔三分之一,餘由三星
鑽石公司負擔;第二審三星鑽石公司附帶上訴訴訟費用,由
鉑林公司及鄭用文應連帶負擔百分之一,餘由三星鑽石公司
負擔。  
七、本判決主文第二項所命之給付,得假執行。但鉑林公司及鄭
用文以新臺幣26,040元預供擔保,得免為假執行。
  事實及理由 
壹、程序方面:
一、關於本件國際管轄權、準據法、所應適用之智慧財產案件審
理法(下稱智審法)、被上訴人即附帶上訴人三星鑽石公司
法定代理人聲明承受訴訟、上訴聲明及附帶上訴聲明之更正
、上訴人即附帶被上訴人鉑林公司及附帶被上訴人鄭用文(
合稱「鉑林公司等」)等程序事項,均引用本院民國112年9
月21日中間判決(下稱中間判決)第2頁第9行至第3頁第15
行。
二、本件終局判決之相關證據如附表14;相關用語簡稱如下: 
相關語詞 簡稱 第I499568號「刀輪保持具」 系爭專利1 第I466838號「刀輪及使用其脆性材料基板之劃線方法及分割方法」 系爭專利2 第I409233號「脆性材料用劃線輪使用該劃線輪之劃線方法及劃線裝置、及劃線工具」 系爭專利3 第D142361號「脆性材料切刀用替換刃」新式樣專利(即102年1月1日修正施行之專利法所定之設計專利) 系爭專利4 以上4專利 系爭四專利 鉑林科技有限公司進口、販賣之「一體成型刀輪」或「一體式切割輪刀」產品(包含但不限於型號DHL-05AR-20105400015V) 系爭產品 鉑林科技有限公司進口、販賣之「一體成型刀輪」或「一體式切割輪刀」產品(包含但不限於型號DHL-05AR-20105400015V)之「刀輪」產品 系爭產品之刀輪 鉑林科技有限公司進口、販賣之型號DHL-05AR-20105400015V之「一體成型刀輪」或「一體式切割輪刀」產品 系爭型號產品
貳、三星鑽石公司主張其為系爭四專利之專利權人,鉑林公司於
104、105年間自訴外人北京沃爾德金剛石工具股份有限公司
(下稱北京沃爾德公司)進口並販賣「系爭產品」(包含但
不限於系爭型號產品)、「系爭產品之刀輪」。三星鑽石公
司委託訴外人京華商信事業有限公司(下稱京華公司)向鉑
林公司購買系爭型號產品,經侵權比對分析,已落入系爭專
利1請求項1至4、系爭專利2請求項1、2、系爭專利3請求項1
及系爭專利4之文義或均等範圍,侵害系爭四專利權。三星
鑽石公司乃於108年9月27日寄發存證信函通知鉑林公司有侵
權事實,其於收受後仍繼續販賣,有侵權之故意或過失。爰
依專利法第96條第1項前、後段、第142條第1項規定向鉑林
公司等請求排除、防止侵害,並依同法第96條第2項、第97
條第1項第2款、第142條第1項、民法第179條、第177條第2
項及公司法第23條第2項規定請求連帶給付新臺幣(下同)1
0,000,000元本息。  
參、鉑林公司等則以:本件僅有三星鑽石公司指定規格向鉑林公
司採購之「系爭型號產品」8件特定物,至所謂「系爭產品
」,乃不特定標的,鉑林公司除系爭型號產品外並無其他進
口或銷售三星鑽石公司所謂系爭產品行為。而系爭型號產品
並未落入系爭專利1請求項1至4均等範圍,系爭型號產品之
刀輪並未落入系爭專利2請求項1、2、與系爭專利3請求項1
之文義或均等範圍,系爭型號產品並未落入系爭專利4之權
利範圍。況系爭專利1至3之上開請求項1及系爭專利4均有應
撤銷之原因,依智審法第16條第2項規定,三星鑽石公司不
得對鉑林公司等主張權利。而三星鑽石公司指定規格購買系
爭型號產品,乃默示授權,非屬未經同意之實施,其起訴主
張侵害專利權,難謂無惡意構陷。本件除系爭型號產品外,
全無其他涉及所謂「系爭產品」之交易可查,難認有任何侵
害之虞。故三星鑽石公司之請求均無理由等語資為抗辯。
肆、得心證之理由:
一、關於兩造上訴及附帶上訴之聲明、與不爭執事項,引用中間
判決第4頁第8行至第5頁第13行;兩造所爭執之處,經協議
簡化如中間判決之附表3(附表附圖P.4-6)所示,本院為請
求項之解釋(中間判決第5頁第21行至第12頁第26行),並
為中間判決:㈠系爭專利1請求項1至4之專利權,及系爭專利
3請求項1之專利權均有應撤銷之原因。㈡系爭專利2請求項1
、2之專利權,及系爭專利4之專利權均無應撤銷之原因。㈢
鉑林公司進口、販賣之系爭型號產品之刀輪未落入系爭專利
2請求項1、2之文義或均等範圍。㈣系爭型號產品落入系爭專
利4之專利權範圍。準此,三星鑽石公司於本件民事訴訟中
不得對於鉑林公司等主張有關系爭專利1及系爭專利3之權利
(修正前智審法第16條第2項規定參照),且因系爭型號產
品之刀輪未落入系爭專利2之文義或均等範圍,三星鑽石公
司亦不得主張系爭專利2受侵害。故本院接續就系爭專利4其
餘爭點(即爭點四㈣關於系爭產品部分、五及六)進行調查
,並為本件終局判決。  
二、三星鑽石公司未能證明除系爭型號產品外,鉑林公司有進口
販賣其他侵害專利權之系爭產品(下稱其他系爭產品):
 ㈠舉證責任之分配原則與例外:
  ⒈按當事人主張有利於己之事實者,就其事實有舉證之責任
,但法律別有規定,或依其情形顯失公平者,不在此限,
民事訴訟法第277條定有明文。茲三星鑽石公司主張自104
年1月1日起迄今,鉑林公司除系爭型號產品外,尚有進口
、販賣其他系爭產品,凡能用於三星鑽石公司之玻璃切割
機上之一體成型刀輪產品,均應落入系爭專利4之設計專
利權範圍云云。惟鉑林公司等否認三星鑽石公司所謂系爭
產品之存在,三星鑽石公司即應就此有利於己之事實負舉
證之責。
  ⒉具體個案是否應依民事訴訟法第277條但書規定減輕當事人
之舉證責任,應視具體事件之訴訟類型特性暨待證事實之
性質,審酌舉證之難易、距離證據之遠近、證據是否偏在
一方等相關因素,並依誠信原則,定其舉證責任或是否降
低其證明度。倘依個案情形,由原負舉證責任之一造舉證
,並無顯失公平之情形,自仍應適用該條本文定其舉證責
任(最高法院112年度台上字第131號民事判決參照)。
  ⒊當事人未充分知悉、掌握其主張或抗辯所必要之事實、 證
據時,藉由證據調查之聲請,企圖從證據調查中獲得新事
實或新證據,並以該事實或證據作為支撐其請求或聲明為
有理由之依據者,為摸索證明。依我國民事訴訟法第266
條第1項第2款、第285條第1項、第298條第1項規定,就適
用辯論主義之私益型民事訴訟,關於訴訟資料之提出乃當
事人職責,原則應禁止摸索證明,例外於舉證人對於應證
事實之細節因不可歸責而無法獲知並具體化其事實主張(
「不可歸責以致不知」要件),但已提出合理根據(至少
使其推測性主張具有低度蓋然性),而其根據且經相當證
明,並非無端臆測或誣攀(「合理根據」要件),而要求
對造或第三人提出相關資訊並無不可期待之處(「期待可
能性」要件),尤應注意是否涉及第三人基本權利之限制
(利益衡量),始得基於誠信原則,容許摸索證明,以及
不負舉證責任之對造就事案之解明負有一定協力義務。
 ㈡本件應審究之刀輪保持具係對應Mrcs磁吸型產品:
  ⒈三星鑽石公司製造販售之玻璃切割機(型號:MPX180 seri
es或MPX2500series,甲證72-1)所裝載之部件「一體成
型刀輪產品」,其名稱為「Mitsuboshi Rapid Change Sy
stem」,簡稱為「Mrcs」,按尺寸區別為2類型:刀輪直
徑為3mm以下者使用「Mrcs Magnet Type」(Mrcs磁吸型
),刀輪直徑為3mm以上者則使用「Mrcs Pin Type」(Mr
cs插銷型),惟刀輪直徑3mm者,無法以尺寸區分是使用M
rcs磁吸型或插銷型。     
Mrcs類型 刀輪直徑 Mrcs Magnet Type Mrcs磁吸型 3mm以下 Mrcs Pin Type Mrcs插銷型 3mm以上
   又Mrcs產品之型號編號規則(乙證47第2頁上方),Mrcs
磁吸型之右3碼編為「1XX、3XX、4XX」,Mrcs插銷型之右
3碼編為「5XX、7XX」(X為任意)。此為兩造所不爭執(
本院二審卷四第289、338、352、386至388頁,本院二審
卷五第69頁),並有Mrcs商品簡介(乙證47)可稽。 
  ⒉系爭專利4係關於「刀輪保持具」之設計專利,觀諸其設計
內容及圖式(甲證8,如中間判決附表附圖P.14至18之附
表4、四),佐以三星鑽石公司所述(本院二審卷四第338
、352、386至388頁),本件侵權判斷之標的對應為Mrcs
磁吸型產品。
  ⒊系爭型號產品:
   ⑴三星鑽石公司委請京華公司向鉑林公司購買一體式刀輪
產品,京華公司於106年4月19日以電子郵件表明「預計
採購MRCS一體式刀輪,刀輪規格:2ø*0.8*0.65*115° 15
5-10」,鉑林公司隨即提出報價單,上載品名為「鉑林
科技-WORLDIA一體式切割輪刀」、規格為「DHL-05A-2.
0*0.8*0.65*115° 155-10」(甲證92。惟鉑林公司嗣於
同年5月交付之產品,其型號為「DHL-05C-0000000000
」,並非系爭型號,見甲證93,原審限制閱覽卷第61、
81至87頁)。嗣鉑林公司於107年9月12日再次報價,其
品名為「鉑林科技-WORLDIA一體式切割輪刀」、規格為
「DHL-05A-2.0*0.8*0.65*105° 400-1.5(V)」(乙證19
),並於同年10月25日進口系爭型號產品8個(丁證7)
後交予京華公司轉交三星鑽石公司。系爭型號產品為「
刀輪保持具」(即下圖①,甲證12,原審卷一第297頁)
,內含可獨立拆分之「刀輪」構件(即下圖綠色框線標
示之②,甲證106,本院二審卷二第315頁)。
     
   ⑵京華公司106年4月19電子郵件(甲證92)記載所欲採購
之產品為「MRCS一體式刀輪,刀輪規格:2ø*0.8*0.65*1
15° 155-10」,其中「刀輪規格:2ø*0.8*0.65*115° 15
5-10」,即指一體式刀輪產品之刀輪的規格,「2ø」表
示該刀輪直徑為2mm,因小於3mm,即對應為Mrcs磁吸型
。其後鉑林公司106年4月19日報價(甲證92)因應規格
為「DHL-05A-2.0*0.8*0.65*115° 155-10」,及107年9
月12日報價因應規格為「DHL-05A-2.0*0.8*0.65*105°
400-1.5(V)」(乙證19),進而交付系爭型號產品。故
京華公司確已指定產品品名及規格,鉑林公司因此所交
付之系爭型號產品具有特定外觀與特定尺寸型號。
   ⑶至前述甲證92所載刀輪規格中之「155-10」,經三星鑽
石公司確認係指刀輪齒數為155、齒深為10µm,該齒數
及齒深涉及系爭專利2的刀輪尺寸參數規格,此規格並
不影響一體式刀輪之「刀輪保持具」的整體外觀,而與
系爭專利4之侵權判斷無涉(本院二審卷四第385至386
頁),鉑林公司等亦認此刀輪規格之數據與系爭專利4
刀輪保持具之設計外觀無涉(本院二審卷四第390頁)
。如前所述,系爭專利4為設計專利,重在「刀輪保持
具」整體外觀之視覺印象,因刀輪齒深(槽深度)的大
小並不影響刀輪直徑的大小,即不會改變一體成形刀輪
(系爭型號產品)之外觀,故關於齒深部分,即無須審
究。
 ㈢除系爭型號產品外之系爭產品(即其他系爭產品):  
  ⒈三星鑽石公司主張:鉑林公司販賣之系爭產品主要係用於
取代裝載於其玻璃切割機上之一體成型刀輪產品(即Mrcs
),凡能用於三星鑽石公司之玻璃切割機上之一體成型刀
輪產品,均應落入系爭專利4之設計專利權範圍。詳言之
,對於可供安裝Mrcs或替代Mrcs之侵權產品的刀輪保持具
接頭而言,由於不同刀輪規格所使用之刀輪保持具的安裝
部構造相同,不受不同參數刀輪規格影響,故即便鉑林公
司所販售之一體成型刀輪有不同於系爭型號產品者,該等
產品仍侵害系爭專利4之設計專利權云云(本院二審卷五
第69至70頁)。惟鉑林公司僅不爭執有8件系爭型號產品
,否認有何其他系爭產品,三星公司所提之北京沃爾德公
司官方網站之「刀轮-磨轮画册」(甲證25、26)第12頁
的「一體式鑽石刀輪」(原審卷2第85頁),其中「刀輪」
固有符合三星鑽石公司主張之系爭產品名稱,惟仍須觀察
實際產品外觀始知是否落入系爭專利4之專利權範圍。為
此三星鑽石公司以鉑林公司有證據偏在之優勢,聲請調查
證據,經本院就其所請,參酌鉑林公司等意見後,函詢群
創光電股份有限公司(下稱群創公司)、財政部南區國稅
局及財政部關務署(本院二審卷四第395至399頁),其等
函覆即丁證5至8。   
  ⒉三星鑽石公司主張鉑林公司進口系爭產品部分:   
   ⑴經財政部關務署檢送鉑林公司申報進口貨名包含「一體
成型刀輪、一體式切割輪刀、刀輪或型號DHL-05AR-201
05400015V等關鍵字之報關紀錄3筆(丁證7),即105年
報單(報關日期:105年5月13日)、107年報單(報關
日期:107年10月25日)及109年報單(報關日期:109
年10月20日),除107年報單之項次1為系爭型號產品8
件的報關紀錄外,其餘報單資料並無相對應系爭型號產
品之型號與規格。經考量下列情形,本院認其餘報單資
料與本件待證事實(即鉑林公司有無進口、販賣之其他
系爭產品)並無關聯,依鉑林公司所請予以遮隱而未開
示予三星鑽石公司。
   ⑵三星鑽石公司於原審所提甲附件1之可能之侵權產品(原
審卷二第37至67頁)共有324種型號與規格,然105年、1
07年與109年報單並無相應於甲附件1所載之型號與規格
;105年報單項次1與109年報單項次1、5、6、7中之產
品均無產品之型號,僅有刀輪之規格,該刀輪規格不同
於系爭型號產品的刀輪規格,且該些產品單價與重量,
皆不同於系爭型號產品;107年報單項次2與109年報單
項次2、3、4中之產品型號均不同於系爭型號產品,亦
未相應於甲附件1之可能侵權產品的型號與規格,且該
刀輪規格亦不同於系爭型號產品的刀輪規格。因此,鉑
林公司雖於105、107、109年間進口數筆貨物,然依其
報單所載之單價、重量與貨物名稱及規格等資訊,無足
使本院產生低度蓋然性之心證認三星鑽石公司之推測性
主張具有合理根據,故無開示丁證7完整內容之必要,
亦無必要命鉑林公司提出其餘貨物之相關資訊。
  ⒊三星鑽石公司主張鉑林公司販售系爭產品部分: 
   ⑴三星鑽石公司主張鉑林公司除於107年銷售系爭型號產品
外,亦曾銷售侵權產品,此從乙證19所述「價格會比去
年的還高」可證云云。惟系爭型號產品係京華公司於10
7年間向鉑林公司購得,至京華公司於106年4月19日電
子郵件向鉑林公司表明「預計採購MRCS一體式刀輪,刀
輪規格:2ø*0.8*0.65*115° 155-10」,鉑林公司隨即報
價(甲證92),惟鉑林公司嗣後交付之產品,其型號為
「DHL-05C-0000000000」,並非系爭型號(甲證93),
三星鑽石公司未曾提出此106年購得之產品實物以供比
對,亦無其他證據證明該次購得之產品有落入系爭專利
4之專利權範圍,故三星鑽石公司稱此為侵權產品云云
,即屬無據。
   ⑵三星鑽石公司曾於原審主張鉑林公司販售系爭產品予友
達光電股份有限公司(下稱友達公司)云云,經原審函
詢該公司,其函覆稱並無與被告鉑林公司簽署過買賣之
書面契約等語(丁證3),三星鑽石公司於本院二審審
理時未再如此主張,故三星鑽石公司此部分主張,要無
可取。
   ⑶三星鑽石公司主張鉑林公司販售系爭產品予群創公司云
云,該公司於原審回函雖稱有向鉑林公司購買一體成型
刀輪、一體式切割輪刀、刀輪產品(合稱「輪刀等產品
」),惟鉑林公司係因應該公司面板產品類型、尺寸大
小、面板製程技術不同之因素,客製設計不同規格、尺
寸、角度樣式之輪刀產品,且所詢之輪刀產品屬該公司
之營業秘密資訊,即不提供等語(丁證2)。本院二審
審理時,限縮特定產品,再次函詢該公司是否購買系爭
型號產品,或使用於甲附件2所示型號、序號之三星鑽
石公司玻璃切割機(MDI)之輪刀等產品,其外觀如Mrc
s磁吸型附圖(即乙證47)所示,且刀輪直徑為3mm或3m
m以下?經該公司回覆稱未向鉑林公司購買系爭型號產
品;其雖曾向鉑林公司購買輪刀等產品,因其非輪刀產
品製造商,無專業能力判斷輪刀等產品與附圖之關聯、
或外觀是否近似;另該公司所採購之輪刀產品會因面板
產品類型、尺寸大小、面板製程技術不同等因素,由鉑
林公司客製設計不同規格、尺寸、角度樣式等,無法僅
憑附圖逕予認定系爭輪刀產品之外觀與附圖所示是否相
同;又所詢之輪刀產品屬該公司之營業秘密資訊,不予
提供等語(丁證8)。因此,丁證2、8均無法證明群創
公司向鉑林公司所購買之輪刀即為三星鑽石公司所謂之
系爭產品。
   ⑷三星鑽石公司主張群創公司於丁證8未就甲附件2為任何
否認,足見群創公司確有購買甲附件2之玻璃切割機之
輪刀等產品,且甲秘證72之內容確為可採;群創公司拒
絕提供資訊,必係恐將造成侵權風險及責任,更證三星
鑽石公司對於系爭產品存在及技術特徵釋明之真實,不
難合理推知群創公司向鉑林公司購買用於甲附件2所示
三星鑽石公司各型號、序號之玻璃切割機之輪刀等產品
之外觀與三星鑽石公司一體成型刀輪相同,且均落入系
爭專利4之事實,與甲證72所陳相符,並聲請命群創公
司提出鉑林公司所銷售之用於甲附件2所示三星鑽石公
司型號、序號之玻璃切割機之系爭刀輪產品之圖面與規
格(本院二審卷五第45至48頁)。然:
    ①甲秘證72(中譯本即甲秘證72-1)為三星鑽石公司之
台灣子公司人員聲明群創公司自104年起有使用鉑林
公司所銷售可用於三星鑽石公司玻璃切割機(序號、
型號即甲附件2)而取代三星鑽石公司Mrcs產品之「
一體成型刀輪」(又稱「一體式切割輪刀」)產品(
包括但不限於系爭型號產品)等語。而群創公司於丁
證8之回覆,僅說明曾向鉑林公司購買輪刀等產品,
但無從判斷外型近似與否,且不便提出輪刀等產品資
訊等語,無從據此推論甲秘證72所述所購買之輪刀等
產品取代Mrcs一體成型刀輪產品而使用於三星鑽石公
司甲附件2之玻璃切割機之事實,故三星鑽石公司此
部分主張純屬臆測而不可採。
    ②雖三星鑽石公司聲請再次函詢群創公司,然本院函詢
之一體成型刀輪、一體式切割輪刀、刀輪產品,係特
定使用於甲附件2所列型號、序號之三星鑽石公司機
台,自無再函詢之必要,附此敘明。    
  ⒋財政部南區國稅局臺南分局與新化稽徵所之丁證5、6:
   此二稅捐機關所函送之鉑林公司104至111年度營利事業所
得稅結算申報書等資料,均未見一體成型刀輪、一體式切
割輪刀、刀輪產品或型號DHL-05AR-20105400015V等詞,
無從為三星鑽石公司此部分主張之佐證。
  ⒌綜上,鉑林公司105年報單、107年報單與109年報單(丁證
5)之報關貨物除系爭型號產品外,並無相應於三星公司
所提甲附件1之可能之侵權產品的型號與規格。此外,鉑
林公司依京華公司所指定之產品品名及規格(MRCS一體式
刀輪,刀輪規格:2ø*0.8*0.65*115° 155-10),先於106
年間交付另一型號「DHL-05C-2011515510」之產品,嗣於
107年間進口、交付系爭型號產品,是以系爭型號產品為
具有特定外觀與特定尺寸型號之產品。參以群創公司丁證
8函覆稱鉑林公司因應公司面板產品類型、尺寸大小、面
板製程技術不同之因素,客製設計不同規格、尺寸、角度
樣式等語,堪認鉑林公司確實因應個別客戶之需求而進口
銷售不同規格、尺寸之一體成型刀輪產品。然一體成型刀
輪產品長期使用於玻璃切割行業,且包含多種不同的可能
形式,並非三星鑽石公司首創,此由乙證4、34(即鉑林
公司等所提系爭專利4之無效證據,相關技術內容及圖式
見中間判決之附表5.二(十四)(十五)(附表附圖P.34-38
)),分別為不同形式之一體成型刀輪,且其公告日遠早
於系爭專利4之優先權日自明。三星鑽石公司雖欲以「結
構相容/相接性」作為「外觀設計」之主張及調查依據,
然三星鑽石公司對訴外人台灣日研精工股份有限公司所提
專利侵權事件,經本院作成109年度民專訴字第97號民事
判決(乙證41-1、41-2),因該案兩造當事人均未上訴而
確定,該案被控侵權產品即同樣相容於三星鑽石公司玻璃
切割機刀輪保持具接頭之產品,但其外觀上具有環帶狀淺
凹等特徵(乙證41-2第16頁之右欄「系爭產品」圖片、下
方之特徵g,本院二審卷四第329頁),難認與系爭專利4
近似。因此,即使能用於三星公司玻璃切割機之一體成型
刀輪產品,並非當然落入系爭專利4之範圍,縱限定可適
用於特定玻璃切割機之一體成型刀輪產品,至多亦僅能得
知其端部可適用於特定的刀輪保持具接頭,仍無從確認刀
輪產品之實際外觀。衡諸三星鑽石公司所為之主張及證據
,以及玻璃切割業界中使用一體成型刀輪產品之先前技術
之論理及經驗法則為綜合觀察,三星鑽石公司所提推測性
之主張,並未提出合理根據而使本院合理懷疑除系爭型號
產品外,丁證5之105、107、109年報單所載鉑林公司進口
之其餘貨品,以及鉑林公司銷售予群創公司之輪刀等產品
,均為三星鑽石公司所謂侵害系爭專利4之系爭產品。故
三星鑽石公司雖就鉑林公司進口、販賣一體成型刀輪之交
易過程未曾參與,難以期待期能確實知悉、掌握具體事實
及證據,僅能概略性地陳述相關事實,而擬以該聲明調查
證據之結果,作為支撐其答辯為有理由之依據,然因未提
出合理根據及合理可信之說明,無足使其推測性主張具有
低度蓋然性。因此,由三星鑽石公司就尚有其他系爭產品
之主張負舉證責任,難認有何顯失公平情形,尚無民事訴
訟法第277條但書之調整舉證責任分配規定之適用,自無
許三星鑽石公司為摸索證明,轉由不負舉證責任之鉑林公
司協助提出銷售用於甲附件2所示三星鑽石公司型號、序
號之玻璃切割機之系爭刀輪產品之規格、圖面、交易日期
及數量等資料,就此特定事項詳為表明(事案解明)並舉
證,三星鑽石公司亦不得將其證據蒐集權不當地擴張至第
三人如群創公司。綜上,鉑林公司等辯稱除京華公司要求
而提供系爭型號產品外,未有其他進口並於臺灣地區販賣
其他系爭產品等語,應屬可採。 
 ㈣綜上所述,系爭專利1、3有應撤銷之原因,系爭型號產品之
刀輪未落入系爭專利2之專利權範圍,雖系爭專利4無應撤銷
之原因,然三星鑽石公司無法證明所謂「系爭產品」之存在
,故關於爭點四「落入專利權範圍部分」,僅爭點四㈣「系
爭型號產品落入系爭專利4之權利範圍」部分為有理由,爭
點四之其餘爭點均無理由,接續審酌爭點五、六關於系爭專
利4部分。  
三、三星鑽石公司得依專利法第96條第1項後段、第142條第1項
規定向鉑林公司請求防止侵害:
 ㈠三星鑽石公司主張鉑林公司自104年1月1日起迄今有侵害專利
權之行為,關於侵權行為之成立、排除、防止侵害及其損害
額之計算,應適用行為時法即現行專利法:
  ⒈第58條第2項:「物之發明之實施,指製造、為販賣之要約
、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。」此規定
於設計專利準用之。
  ⒉第136條第1項:「設計專利權人,除本法另有規定外,專
有排除他人未經其同意而實施該設計或近似該設計之權。

  ⒊第142條第1項準用第96條第1項:「設計專利權人對於侵害
其專利權者,得請求除去之。有侵害之虞者,得請求防止
之。」
 ㈡依專利法第136條第1項規定,可知因第三人不法妨害設計專
利權之圓滿行使,於設計專利權人並無容忍義務之情形下,
賦與其專有排除之權利。解釋上即須以侵害已現實發生,且
繼續存在為行使排除權利之前提,如為過去之侵害,應屬損
害賠償之問題(最高法院99年度台上字第324號民事判決參
照)。又所謂「有侵害之虞」係指侵害雖未發生,就現在既
存之危險狀況加以判斷,其專利權有被侵害之可能,而有事
先加以防範之必要。故當存有專利權遭侵害之虞之情況,專
利權人自得依此請求防止他人之實施行為。
 ㈢如前所述,鉑林公司除於107年9、10月間因京華公司要求而
提供系爭型號產品外,未有其他進口並於臺灣地區販賣其他
系爭產品之行為,故鉑林公司於進口、銷售系爭型號產品予
京華公司後,並無繼續侵害系爭專利4之行為,自無排除侵
害之可言。惟鉑林公司在其官方網站上已表明其係沃爾德公
司於臺灣之服務窗口,並曾與該公司共同參展(甲證31至33
),自不能排除鉑林公司日後有於臺灣境內直接或間接、自
行或委請他人製造、使用系爭型號產品或其他侵害系爭專利
4產品之可能性。則三星鑽石公司依專利法第142條第1項準
用第96條第1項後段規定,請求鉑林公司不得直接或間接、
自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口系
爭型號產品或其他侵害系爭專利4產品,即屬有據。又鄭用
文固為鉑林公司之法定代理人,惟依三星鑽石公司所提證據
,僅能證明鉑林公司有侵害系爭專利4之可能,尚無法證明
鄭用文亦有侵害系爭專利4之可能性,則此部分防止侵害之
請求,難認有據。
四、三星鑽石公司得請求鉑林公司等連帶賠償損害26,040元:
 ㈠如前所述,本件應適用現行專利法:  
  ⒈第142條第1項準用第96條第2項:「設計專利權人對於因故
意或過失侵害其專利權者,得請求損害賠償。」
  ⒉第142條第1項準用第97條第1項第2款、第2項:「(第1項
)依前條請求損害賠償時,得就下列各款擇一計算其損害
:二、依侵害人因侵害行為所得之利益。(第2項)依前
項規定,侵害行為如屬故意,法院得因被害人之請求,依
侵害情節,酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損
害額之三倍。」 
 ㈡鉑林公司進口、販賣系爭型號產品有過失侵害三星鑽石公司
之系爭專利4:
  ⒈三星鑽石公司主張鉑林公司等具有侵害專利權之故意,或
至少有未盡注意義務之過失等語,惟此為鉑林公司等所否
認,辯稱鉑林公司從未在臺進口銷售,僅係應京華公司要
求始進口販賣系爭型號產品,屬三星鑽石公司之默示授權
,非屬未經同意之實施,其起訴主張侵害專利權,實難謂
無惡意構陷,鉑林公司等不具可歸責性云云。
  ⒉設計專利權人專有排除他人未經其同意而實施該設計或近
似該設計之權(專利法第136條第1項規定參照),三星鑽
石公司固為蒐集證據而委託京華公司向鉑林公司指定產品
品名及規格「MRCS一體式刀輪,刀輪規格:2ø*0.8*0.65*1
15° 155-10」,然京華公司採買要約並未要求鉑林公司交
付侵害專利權之產品,是以鉑林公司先後於106年、107年
分別交付型號「DHL-05C-0000000000」產品及系爭型號產
品,前者並無證據證明落入系爭專利4之範圍,即非侵權
產品,而後者(系爭型號產品)落入系爭專利4之專利權
範圍,既未經三星鑽石公司同意或授權所實施,即屬侵害
系爭專利4之產品。故鉑林公司等辯稱非屬侵權、教唆侵
權、不可歸責云云,即非可取。   
  ⒊三星鑽石公司主張鉑林公司主觀上有侵害其專利權之故意
,無非以鉑林公司為玻璃切割輪刀領域之專業廠商,且於
104、105年間即開始與北京沃爾德公司合作於台北觸控展
中展出刀輪產品,常年持續進口、販賣侵權產品等,為其
所憑之主要論據。鉑林公司固為北京沃爾德公司於台灣的
服務窗口,以玻璃切割輪刀為其主力產品之一,配合客戶
共同開發客製化輪刀(甲證9),與三星鑽石公司雖為同
業競爭關係,然其本身並非製造者,尚無其他證據證明其
明知三星鑽石公司所享有系爭專利4之專利權內容,或明
知系爭型號產品落入系爭專利4權利範圍而仍故意於107年
間為進口、銷售行為,三星鑽石公司係於108年9月27日始
以甲證23存證信函通知鉑林公司可能侵權情事,難認鉑林
公司有侵害系爭專利4之故意。
  ⒋三星鑽石公司雖無法證明鉑林公司有侵害專利權之故意,
然智慧財產侵權為現代企業經營所應面臨之風險,事業於
從事生產、製造、進口或銷售等業務之際,較諸以往而言
,事業實應負有更高之風險意識與注意義務,避免侵害他
人之智慧財產權。因此,具有一般風險意識之事業自應就
其業務所涉及之技術實施作最低限度之專利權查證,倘未
妥適查證者,即有過失。查鉑林公司為國際貿易業、其他
非金屬礦物製品製造業、電子零組件製造業等之事業體(
甲證15第1頁,原審卷一第363頁),而專利權係採登記及
公告制度,處於任何人均可得知悉之狀態,鉑林公司於進
口、販賣系爭型號產品之際,即應加以查證,以避免侵害
系爭專利4,且依其營業規模,及強調可為客戶共同開發
客製化輪刀等情,此查證係在其能力範圍內,具期待可能
性,竟怠於為之,自不得因此諉稱不知系爭專利4之存在
,抗辯其無過失。準此,鉑林公司未善盡查證之注意義務
與疏於掌控侵權風險,其就侵害系爭專利4之行為,縱無
故意亦有過失,而應負過失侵害專利權之責任。
 ㈢損害賠償之計算:
  本件三星鑽石公司僅能證明鉑林公司有於107年10月進口、
銷售系爭型號產品8個,別無其他侵害系爭專利4之行為,京
華公司於取得系爭型號產品後,已交予三星鑽石公司以提起
本件訴訟,三星鑽石公司依專利法第142條第1項準用第96條
第2項、第97條第1項第2款規定,請求依鉑林公司因侵害行
為所得之利益,即其銷售系爭型號產品之利益,為損害賠償
之範圍。雖鉑林公司於原審曾表示保留系爭產品成本扣除之
權利,待合算後提出等語(原審卷五第252至253頁),惟迄
未提出任何成本或必要費用之證據資料,故三星鑽石公司請
求銷售價額26,040元($3,255元X8=$26,040。甲證10)計算
,自屬有據。至三星鑽石公司主張鉑林公司應依同法第97條
第2項規定負擔懲罰性損害賠償78,120元云云,因三星鑽石
公司未能舉證證明鉑林公司有侵害專利權之故意,業如前述
,故此部分之主張自不足取。
 ㈣鄭用文應與鉑林公司連帶負賠償責任:
  按公司負責人對於公司業務之執行,如有違反法令致他人受
有損害時,對他人應與公司負連帶賠償之責,公司法第23條
第2 項定有明文。茲鉑林公司因進口、販賣系爭型號產品不
法侵害三星鑽石公司專利權而應賠償26,040元,已如前述,
鄭用文於鉑林公司為上開行為時,為該公司負責人,且系爭
型號產品之進口、銷售核屬鄭用文執行鉑林公司業務之事項
,鄭用文自應依前開規定與鉑林公司負連帶賠償責任。
 ㈤三星鑽石公司另主張以請求權競合及重疊合併,依民法第179
條、第177條第2項及公司法第23條第2項規定,向鉑林公司
等請求連帶給付云云,惟因其係主張同一事實(即鉑林公司
常年進口、販售侵權產品),本院已認定僅系爭型號產品構
成系爭專利4之侵害,而命鉑林公司與鄭用文連帶賠償,而
三星鑽石公司並未提出其他證據證明鉑林公司有何不當得利
或非適法無因管理之行為。故三星鑽石公司此部分請求難認
有據,不應准許。
五、綜上所述,
 ㈠系爭專利1請求項1至4之專利權,及系爭專利3請求項1之專利
權均有應撤銷之原因,依修正前智審法第16條第2項規定,
三星鑽石公司於本件民事訴訟中不得對於鉑林公司等主張有
關系爭專利1及系爭專利3之權利,且因系爭型號產品之刀輪
未落入系爭專利2請求項1、2之文義或均等範圍,三星鑽石
公司亦不得主張鉑林公司等侵害系爭專利2,僅鉑林公司於1
07年間所進口、銷售之系爭型號產品8個,確實因過失而不
法侵害三星鑽石公司之系爭專利4之權利,從而,三星鑽石
公司依專利法相關規定及公司法第23條第2項規定,請求鉑
林公司不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要
約、販賣、使用或進口系爭型號產品及其他侵害系爭專利4
之產品,並請求鉑林公司等連帶賠償26,040元及自起訴狀繕
本送達翌日(即109年9月10日,原審卷一第431頁)起至清
償日止,按年息5%計算之利息,為有理由,應予准許,逾此
部分之請求,為無理由,不應准許。
 ㈡就上開應准許部分,
  ⒈關於鉑林公司等應連帶給付26,040元本息部分,原審為三
星鑽石公司部分敗訴判決,自有未洽,其附帶上訴意旨指
摘原判決此部分不當,為有理由,應由本院將原判決此部
分廢棄,改判如主文第二項所示,因未逾500,000元,爰
依職權宣告假執行,並依職權宣告鉑林公司等得供擔保免
為假執行,如主文第七項所示。
  ⒉關於原判決主文第一項中系爭型號產品侵害系爭專利4而對
鉑林公司之防止侵害部分,原審為鉑林公司敗訴之判決,
並無不合,鉑林公司上訴意旨指摘原判決此部分不當,求
予廢棄改判,為無理由,應予駁回。惟為求特定明確,爰
載明標的物為系爭型號產品,修正如主文第四項所示。
 ㈢就上開不應准許部分:
  ⒈關於原判決主文第一項中對鉑林公司之系爭專利1、2防止
侵害部分,原審為鉑林公司敗訴之判決,自有未洽,其上
訴意旨指摘原判決此部分不當,為有理由,應由本院將原
判決此部分廢棄,改判如主文第三項所示。   
  ⒉關於對鉑林公司等之連帶給付逾26,040元本息之請求、系
爭專利1、2之排除侵害請求、系爭專利3之排除侵害、防
止侵害請求部分,以及對鄭用文之系爭專利4排除侵害、
防止侵害請求部分,原審為三星鑽石公司敗訴之判決,並
無不合,三星鑽石公司附帶上訴意旨指摘原判決此部分不
當,求予廢棄改判,為無理由,應予駁回。   
七、本件事證已臻明確,兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證
據,經本院斟酌後,認為均不足以影響本判決之結果,爰不
逐一論列,附此敘明。
八、據上論結,本件上訴及附帶上訴,均為部分有理由,部分無
理由,判決如主文。
中  華  民  國  113  年  6   月  21  日
智慧財產第一庭
審判長法 官 蔡惠如
法 官 陳端宜
法 官 吳俊龍
以上正本係照原本作成。
如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其
未表明上訴理由者,應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀
(均須按他造當事人之人數附繕本) ,上訴時應提出委任律師或
具有律師資格之人之委任狀;委任有律師資格者,應另附具律師
資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項
但書或第2項(詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師
提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。
中  華  民  國  113  年  6   月  28  日
                書記官 江虹儀    
附註:
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)
對於第二審判決上訴,上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴
人或其法定代理人具有律師資格者,不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親,或上訴人為
法人、中央或地方機關時,其所屬專任人員具有律師資格並經法
院認為適當者,亦得為第三審訴訟代理人。